(요약/배경) 개인발명자가 특허신청서를 작성할 때 청구항목을 구분하여 작성하는데 어떤 기준으로 청구항목을 나누는지?

1. 규정의 취지 및 적용기준

(1) 규정의 취지

청구항의 기재가 불명확하거나 그 기재내용이 간결하지 않은 발명에 대하여 특허권

이 부여되면, 발명의 보호범위가 불명확하여 특허발명의 보호범위를 결정하는 권리

서로서의 역할을 다할 수 없다.

또한 특허분류, 선행기술조사, 신규성이나 진보성 등 특허요건의 판단도 불가능하

거나 어렵게 된다.

따라서 특허법 제42조 제4항 제2호는 이와 같은 문제를 방지하기 위한 규정이라고

할 수 있다.

(2) 적용기준

① 청구항에 기재된 발명이 명확하고 간결하게 기재되어 있는가의 여부는 원칙적으로 청구항의 기재를 기준으로 판단하며, 발명의 상세한 설명 및 도면의 기재, 출원시의 기술상식 등을 참조하여 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자의 기술상식11)도 고려하여 판단하여야 한다.

그러나 청구항의 기재를 무시하고 상세한 설명이나 도면 등 다른 부분의 기재 내용에 의해서만 판단해서는 안 되며, 반대로 청구항에 기재된 사항은 반드시 고려하여야 한다.

② 청구항이 명확하고 간결하게 기재되어 있는지 여부는 청구항마다 하나의 발명으로 하여 판단한다.

③ 청구항의 기재가 그 자체로 명확한 것으로 인정되는 경우에는 명세서 또는 도면 중에 청구항의 용어에 관한 정의 또는 설명이 있는가를 검토하고 그 정의 또는 설명에 의하여 오히려 청구항의 기재가 불명확하게 되지 않는가를 판단한다.

예를 들면, 청구항의 용어에 대하여 그 통상의 의미와 모순되는 명시적인 정

의가 되어 있을 때나 청구항의 용어가 가지는 통상적인 의미와 다른 의미로

정의가 되어 있을 때에는, 특허를 받고자 하는 발명이 불명확하게 기재된 것

이다.

④ 청구항의 기재가 그 자체로서 명확하지 않은 경우에는 명세서 또는 도면 중에 청구항의 용어에 관한 정의 또는 설명이 있는지 여부를 검토하고, 그 정의 또는 설명을 출원 시의 기술 상식을 고려하여 청구항 중의 용어를 해석함으로써 청구항의 기재가 명확한지 여부를 판단한다.

그 결과, 청구항의 기재로부터 특허를 받고자 하는 발명이 명확하게 파악될 수 있다면 특허를 받고자 하는 발명이 명확하게 기재된 것이 있다.

⑤ 발명이 간결하게 기재되어야 한다는 취지는 청구항의 기재 그 자체가 간결하여야 한다는 것이며, 그 발명의 개념이 간결하여야 한다는 것은 아니다.

2. 발명이 명확하고 간결하게 기재되지 않은 경우

(1) 청구항의 기재 내용이 불명확한 경우

예를 들면, 청구항 기재 중의 오기나 불명확한 기재 등과 같이 국어로서 표현이 부

적절하여 발명이 불명확하게 된 경우

다만, 불명확한 부분이 경미한 하자에 불구하고, 다른 명세서서의 기재불비가 없으

며, 신규성이나 진보성 등 특허요건을 모두 충족한 경우로서, 그 하자에 의해서는

그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명이 불명확하지 않거나, 발명의 상세한 설명이나 도면, 출원시의 기술상식 등에 의하여 발명을 명확하게 파악될 수 있는 경우에는 발명이 불명확한 것으로 취급하지 않는다.

(2) 발명을 특정하기 위한 사항의 내용에 모순이나 결함이 있는 경우

① 성분의 합이 100%를 초과하는 경우

(3) 구성의 기술적 의미나 구성 간 기술적 관련을 이해할 수 없는 경우

① 발명을 특정하기 위한 사항이 어떤 기술적 의미를 가지는 것인가를 이해할 수 없는 경우에는 신규성·진보성 등의 특허요건 판단의 전제가 되는 발명을 파악할 수 없어 제42조 제4항 제2호 위반이 된다.

(4) 청구항에 기재된 발명의 카테고리가 불명확한 경우

(5) 하나의 청구항에 성질이 다른 다수개의 발명이 포함되어 있는 경우

(6) 청구항의 구성요소가 단순히 나열된 경우

(7) 청구항에 발명의 구성을 불명확하게 하는 표현이 기재되어 있는 경우

Tip

심사 사례

“상기”란 표현이 있으나 이전에 그러한 표현이 없는 경우

이 출원의 청구항 9 내지 11은 “상기 플라즈마”라는 인용형식의 기재를 포함하고 있으나 상기 청구항들이 인용하고 있는 제1항 또는 같은 항의 앞에는 “플라즈마”라는 구성이 기재되지 않아 “상기”가 지시하는 대상이 불명확합니다.

※ 상기란 표현을 사용하지 않아 그 구성이 불분명한 경우에도 거절이유 통지

<참고자료·문헌>

명세서 작성요령 및 청구범위 해석-특허청(기계금속건설심사국)

<전문용어>

청구 항목, 첨구 범위, 청구항,