(요약/배경) A기업에서 신청한 특허심사결과 보정서 제출을 요구 받았다. 보정서를 작성하는 절차와 방법을 알고 싶다.

1. 보정의 실체적 요건

1.1 보정기간에 따른 보정의 범위

보정의 범위는 보정기간에 따라 달리 규정하고 있다. 심사가 착수되기 전으로 자진 보정할 수 있는 기간 및 최초 거절이유 통지에 대한 의견서 제출 기간 이내에 하는 보정은 신규사항을 추가하는 것이 금지되지만, 최후거절이유 통지에 대한 의견서 제출기간 이내의 보정 및 재심사를 청구하면서 하는 보정은 신규사항의 추가 금지뿐만 아니라 청구범위를 감축하여야 하는 등 보정의 범위가 더욱 제한된다.

1.2 보정기간

가. 자진보정기간

자진보정기간은 특허청장이 특허결정 등본을 송달하기전까지의 기간이다. 다만, 다음과 같이 특허출원 후 바로 등록 결정되지 않고 거절이유가 통지된 경우에 는 보정 기간에 제한이 있다.

나. 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간

(1) 출원인은 거절이유 통지를 최초로 받거나 최후거절이 유통지가 아닌 거절 이 유통지를 받은 경우에는 당해 거절 이유통지에 의한 의견서 제출기간 내에만 명세서 등에 관한 보정서를 제출할 수 있다.

(2) 최후거절이유통지가 있는 경우에도 의견서를 제출할수 있는 기간 이내에만 명세서 등의 보정이 가능하다. 다만이 기간 중의 보정은 보정할 수 있는 범위가 더욱 제한된다.

2. 보정의 범위

2.1 자진보정 및 최초 거절이유 통지에 대응한 보정명세서 또는 도면의 보정은 특 허 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 할 수 있고 신규사항의 추가가 금지된다. 이 기간에 하는 명세서 또는 도면의 보정에 관하여 신규사항 추가금지 이외의 보정범위의 제한은 없다.

2.2 신규사항 추가 금지

가. 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어나는 사항을‘신규사항’이라 한다. 여기서 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항이란 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나, 명시적인 기

재가 없더라도 통상의 기술자라면 출원시의 기술상식에 비추어 최초 명세서 등 에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항을 말한다.

나. 신규사항인지 여부의 판단 대상은 보정된 명세서 또는 도면이며 이 중 어느 한 곳에라도 신규사항을 추가하는 보정은 허용되지 않는다.

다. 명세서 등의 보정에 의해 추가된 사항이 신규사항인지 여부를 판단하기 위 한 비교 대상은 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면이다.

2.3 최후 거절이유통지에 대응하거나 재심사 청구시의 보정

최후 거절이유통지에 대응한 보정 또는 재심사를 청구하면서 하는 보정은 신규 사항 추가 금지 요건 이외에 하기의 요건을 추가로 충족하여야 한다.

2.4 청구항을 한정, 삭제하거나 청구항에 부가하여 청구범위를 감축하는 경우

청구범위를 감축하는 경우는 청구항을 한정하는 경우, 청구항을 삭제하는 경우 및 청구항에 기술적 특징을 부가하는 경우로 제한된다.

2.5 잘못된 기재를 정정하는 경우

잘못된 기재를 정정하는 경우란 정정 전의 기재 내용과 정정 후의 기재내용이 동일함을 객관적으로 인정할 수 있는 경우로서, 청구범위의 기재가 오기인 것이 명세서의 기재 내용으로 보아 자명한 것으로 인정되거나, 주지의 사항 또는 경 험칙으로 보아 명확한 경우에 그 오기를 정확한 내용의 자구나 어구로 고치는 것을 의미한다.

2.6 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우

분명하지 않은 기재란 문리상 그 자체 의미가 분명하지 않은 기재로 청구항의 기재 그 자체가 문언상 의미가 불명료한 것, 청구항 자체의 기재 내용이 다른 기재와의 관계에 있어서 불합리한 것 또는 청구항 자체의 기재는 명료하지만 청구항에 기재한 발명이 기술적으로 정확하게 특정되지 않고 불명료한 것 등을 의미한다.

2.7 신규사항을 삭제하기 위해 보정하는 경우

특정 보정단계에서 신규사항이 추가된 경우에 이를 신규사항이 추가되기 이전 청구범위 내용으로 되돌리는 보정은 허용된다.

Tip

<참고자료·문헌>

www.kcsnet.or.kr/main/k_download/chem_download.htm?chempdf...pdf..

특허명세서의 보정요건

<전문용어>

명세서 보정, 보정의 범위, 보정기간,