(요약/배경) 둘 이상의 항 인용 시 택일적인 기재를 알고 접근을 했는데도 잘 모르겠을 경우 해결법은? 청구항이 다른 청구항을 인용하는 형식으로 기재된 경우에는 반드시 종속항으로 취급해야 할까? 이러한 경우에도 그 실질적인 내용이 인용되는 항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 것이 아니라면 독립항으로 취급해야 할까?

(상기 질문에대한 답변) 등록고안의 청구범위 제1항과 제2항은 그 목적이나 작용효과가 명백히 서로 다르고, 그 제2항에서는 "제1항에 있어서"라는 표현을 사용하고 있기는 하나, 부착시이트와는 별개의 장치인 자동약액주입기에 관한 청구범위 제3항과 제4항에서도 "제1항에 있어서"라는 표현을 사용하고 있는 점, 제2항의 "제1항에 있어서"라는 표현은 제1항에서 말하는 절곡된 부착시이트를 한정하는 것이 아니라 제1항의 전제부분인 "...건조물 벽면의 보강 장치에 있어서"까지를 의미하는 것으로 해석한다면 전체적인 의미가 명확해진다는 점을 고려하여 정의와 형평에 따라 합리적으로 해석한다면 이 사건 등록고안의 청구범위 제2항은 제1항과는 다른 독립된 권리를 의미하는 독립항이라 할 것이다(대법원 1998. 4. 10. 선고, 96후1040 사건 판결).

[출처] 특허청구범위의 독립항과 종속항|작성자 패트라

(기능식 청구항)

기능식 청구항은 우리 법에 그에 해당하는 조항이 없기 때문에 해석에 상당한 어려움이 있는 것은 사실이다. 앞으로의 좀 더 많은 논의가 기대되는 바이다. 위에서 보여진 바와 같이, 미국 법원이 기능식 청구항을 해석하는 논리적인 근거와 우리 특허법 체계하에서의 논리 및 판례를 종합해 볼 때, 기능식 청구항이라는 이유로 무조건 거절사정 혹은 무효의 판단을 하는 것은 무리가 있다 하겠다. 무조건적 거절사정 혹은 무효의 판단이 가능하다는 주장을 막기 위해서는 근본적인 처방으로는 우리 법을 개정하는 것이 바람직하다 하겠다.또, 기능식 청구항의 유․무효를 판단함에 있어서는, 명세서를 참작하는 것이 바람직하며, 발명의 상세한 설명에서 보여준 예(상응하는 구조)에 근거하여 그 기술이 속한 분야의 통상의 기술자가 전체로서의 기능적인(포괄적인) 범위를 용이하게 유추할 수 있으면 유효한 것으로 간주하여야 할 것이다.

명세서를 참작하여 판단한다는 기준에 의하더라도, 기능식 청구항이 무효하다면, 과연 그 청구항이 범위가 불명확하여 무효한 것인지, 혹은 범위가 과다하여 무효한 것인지를 분명히 하려는 노력이 있어야 하겠다. 이 글은 범위가 불명확한 것이라면, 제42조 4항 제2호에 의하여 거절되어야 하고, 범위가 과다한 것이라면, 제42조 4항 제1호에 의하여 거절되어야 한다고 제시한다.

[출처]기계사무관 정차호 - 특허청 심사조정과 (http://blog.naver.com/)

(독립항과 이를 한정하는 종속항 등 여러 항으로 이루어진 특허발명 청구항의 기술내용을 파악함에 있어종속항의 기술구성이나 발명의 상세한 설명에 나오는 특정의 실시례로 제한하여 해석)

특허청구범위가 기능, 효과, 성질 등에 의한 물건의 특정을 포함하는 경우 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 발명의 상세한 설명이나 도면 등의 기재와 출원 당시의 기술상식을 고려하여 특허청구범위에 기재된 사항으로부터 특허를 받고자 하는 발명을 명확하게 파악할 수 있다면 그 특허청구범위의 기재는 적법하다고 할 것이다. 그리고 독립항과 이를 한정하는 종속항 등 여러 항으로 이루어진 청구항의 기술내용을 파악함에 있어서 특별한 사정이 없는 한 광범위하게 규정된 독립항의 기술내용을 독립항보다 구체적으로 한정하고 있는 종속항의 기술구성이나 발명의 상세한 설명에 나오는 특정의 실시례로 제한하여 해석할 수는 없다고 할 것이다.

(출처 : 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후1486 판결[등록무효(특)] > 종합법률정보 판례)

(청구범위)

청구범위에 기재하는 기술적 특징이 도면에 나타나 있는 경우에는 기술적 특징을 기재한 다음에 관련 도면의 인용부호를 묶어 병기해 주는 것이 바람직하다.

종속항의 기재요령

- 1 또는 2 이상의 다른 청구항의 모든 기술적 특징을 포함하는 청구항(이하 "종속항"이라 한다)은 다른 청구항을 인용함과 동시에 추가되는 기술적 특징을 기재한다.

- 2 이상의 다른 청구항을 인용하는 종속항(이하 "다수종속항"이라 한다)은 인용되는 청구항을 선택적으로만 인용할 수 있다.(예 : 제1항 또는 제2항에 있어서,)

- 다수종속항은 다른 다수종속항에 인용될 수 없다.

- 같은 청구항을 인용하는 종속항들은 가능한 한 인용되는 청구항 바로 뒤에 모아서 기재한다.

- 상기 ②, ③의 원칙에 따르지 아니한 기재가 지정국의 국내법령의 요건을 충족하고 있는 경우에는, 이 원칙에 따르지 아니한 것은 당해 지정국에 있어서는 어떠한 영향도 미치지 아니한다.

(발췌:특허청, 청구범위)

Tip

“특허청”종합법률정보에서 기능식청구항,독립항,종속항,청구범위 자료 검색함.

(http://glaw.scourt.go.kr/)

<참고자료·문헌>

☞ (특허심판연구) 특허청 저, 진한엠엔비 간

<전문용어>

독립항,종속항,기능식청구항,청구범위,다수종속항