(요약/배경) 개인발명가 A 씨는 보유한 특허권을 이용하여 개인의 힘으로는 제품을 제작하고 판매하기가 어렵다고 판단하고 유망 중소기업에 전용실시권 계약을 추진하려고 한다. 이 때 계약서의 작성은 어떤 내용을 포함하여야 하는가?

1.전용실시권 계약의 의미

일반적으로 흔히 쓰이는 특허 독점 라이선스(license)를 법률상 용어로는 전 실시권 계약이라고 한다. 전용실시권계약의 내용은 불공정거래행위 등 법률의 강제 규정에 반하지 않는 한 당사자 간의 합의에 따라 내용이 정해지게 되는 것이 원칙이다.

2.서면계약

계약은 서면으로 가능한 한 상세히 정하는 것이 가장 좋다.

서면 없이 구두로만 계약을 체결해도 법적으로 효력이 없는 것은 아니나 전용 실시권 계약은 무형의 재산권인 특허권의 실시에 관한 것이므로 대략적인 내 용만 구두로 합의해 둘 경우 분쟁이 발생하면 계약 내용에 대해 입증하기가 매우 곤란하므로 장래 일어날 수 있는 상황을 사전에 면밀히 검토하여 당사자 사이에 합의한 내용을 명백히 하여 두어야 한다.

특히 법률이 금하는 부당한 거래제한이나 불공정한 거래행위에 해당하는 조항 이 포함되지 않도록 해야 한다.

3.용어

계약서에 사용하는 용어의 정의 규정을 두는 것은 크게 두 가지 목적이 있다. 하나는 사전적인 정의 외에 당사자 간에 특별한 의미를 가지는 용어가 있는 경우 그 의미를 명확하게 하고, 둘은 계약서 작성상 편의를 위한 것이다.

4.재실시

재실시(sub-license)라 함은 실시권자가 제3자에게 다시 실시권을 주는 것을 말하는데, 특허법상 전용실시권자는 특허권자의 동의를 얻어 통상 실시권을 설정할 수 있다고 규정하고 있으나, 통상 실시권자가 제3자에게 통상실시권을 설정할 수 있는지에 대해서는 정하고 있는 바가 없다.

따라서 실시권자 입장에서 제3자에게 재실시를 하도록 해야 할 필요가 있다면 계약서상에 그 내용이 반영될 수 있도록 해야 한다.

5.분쟁예방

제3자가 특허권자에게 대가를 지급하고 특허 라이선스 계약을 체결하는 목적 은 그 특허를 이용하여 어떤 성과를 기대하기 때문인데, 만약 제공받은 특허 에 따라 실시를 했음에도 불구하고 제품의 품질이나 성능 혹은 생산성이 향상 되지 않는 경우 해약·실시료감액·손해배상 등을 청구할 수 있는지에 대하여 미리 정해두는 것이 좋다.

제3자가 특허를 침해하고 있는 경우에 만약 전용 실시권자는 침해자에 대하여 직접 침해금지 및 손해배상을 청구할 수 있다.

6.개량 발명

기술은 계속 진보하기 마련이고, 시장의 특성상 개량기술이 나온 순간 기존 기술의 가치는 급격히 하락하기 마련이므로 라이선스 계약 체결 전에 이 문제 를 명확히 해두는 것이 매우 중요하다.

일반적으로 당사자의 기여도에 따라 상호 실시(Cross License)를 허락 한다거 나, 특허 비용을 분담한다는 등의 내용을 정하게 된다.

7.계약 종료

전용실시권계약이란 원래 특허를 실시할 권한이 없는 자에게 그 특허를 실시 할 권리를 주는 것이므로, 특허 라이선스 계약이 종료하면 더 이상 그 특허를 실시할 수 없다.

그런데 만약 전용실시권계약이 기간 만료로 종료되었는데, 계약 만료시점에 아직 제작 중이라든지 그 특허를 실시하여 만든 제품을 재고로 보유하고 있는 경우를 대비하여 라이선스 계약에 소위‘사후 조항’을 둔다.

실시권자 입장에서는 재고품은 당연히 판매할 수 있는 것 아니냐 라고 생각하 기 쉽지만, 특허권의 실시에는 특허 제품의 판매도 포함되기 때문에 특허권자 로부터 허락을 받지 못하면 아무리 그것이 라이선스를 받아 만든 제품의 재고 라 하더라도 판매하지 못하는 것이 원칙이므로 주의해야 한다.

Tip

“Most Favored Licensee Clause”

‘최혜실시권자 대우조항’이라고도 하고, ‘최혜조건’이라고 하기도 한다. 통상 실시권은 독점권이 없으므로 특허권자가 다수에게 실시권을 부여할 수 있기 때문에, 먼저 통상 실시권을 체결하는 측에서 향후에 제3자에게 무상의 실시권을 준다거나 로열티를 대폭 저렴하게 책정함으로써 본인의 경쟁력이 손상될 것을 우려하는 차원에서 두는 조항이다.

<참고자료·문헌>

www.s21.co.kr/news_view.jsp?ncd=747 -사이언스 21

<전문용어>

전용실시권, 개량발명, 계약종료, 특허침해