특허출원이 영업비밀침해 여부에 대한 판단기준이 무엇인지?
작성자 : sunykht 분류 : 지재권 | 등록, 유지, 보호 작성일 : 2018.02.12 16:49:38 조회 : 540 키워드 : 특허출원,영업비밀침해,판단기준,방어권,공소사실
(요약/배경)
전에 다닌 회사에서 퇴사하고 동종업계로 이직을 하였습니다. 그런데 제가 전 직장에서 담당했던 전원공급장치 설계를 하게 되었고 특허도 출원하게 되었습니다. 이 경우 영업비밀침해에 해당하나요?
(영업비밀 특정의 정도 및 판단기준) 침해금지소송이나 손해배상청구소송 등을 진행하기 위해서 그 심리대상을 명확히 특정하는 것은 필수적인 사항이다. 영업비밀의 경우에는 등록을 통한 공시제도가 있는 특허나 디자인 등과는 달리 별도의 등록제도가 존재하지 않으므로 소송과정에서 영업비밀 보유자가 스스로 어떤 정보가 본인의 영업비밀인지를 특정하고 이를 주장 및 입증하여야 하는 것이 원칙이다. 그런데 최근 실무상 영업비밀의 특정 문제가 중요하게 해결되어야 할 과제로 자주 거론되고 있다. 이는 무형적 정보이며 별도의 등록 및 공시제도가 없다는 점, 그리고 무엇보다 비밀성 유지를 그 생명으로 하는 본질적인 속성 때문이다. 비밀성에 관하여는 소송에 참여하는 당사자 및 법원의 이해관계가 매우 상이하며, 이는 소송과정에서 소송의 대상이 되는 영업비밀을 명확히 특정하는 데 있어서 어려움을 주는 원인이 되고 있다.
보통 원고의 지위에 서게 되는 영업비밀 보유자는 재판 과정에서 영업비밀을 자세히 공개하게 되면 그 본질인 비밀성을 상실하게 되어 오히려 영업비밀로서 보호가 어려워진다는 문제가 있으며, 피고의 지위에 서게 되는 침해자는 영업비밀이 명확히 특정되지 않으면 방어권을 제대로 행사할 수 없다는 문제를 갖는다. 또한 법원의 입장에서도 영업비밀이 구체적으로 특정되지 않으면 법원의 판단을 지연시키거나 판결이 선고되더라도 집행에 어려움을 초래하게 된다.
우리나라의 경우 영업비밀 침해에 관하여는 금지청구와 형사고소가 주로 활용되고 있으나 입법적 혹은 실무적으로 영업비밀의 특정에 관한 구체적인 지침 등이 존재하지 않고 있다는 점은 문제로 지적되고 있다. 이러한 배경에서 영업비밀 특정의 정도 및 판단기준을 제시한 최근의 대법원 결정은 살펴볼 의미가 있다고 보여 진다.
형사소송법 제254조 제4항은 ‘공소사실의 기재는 범죄의 시일, 장소와 방법을 명시하여 사실을 특정할 수 있도록 하여야 한다.’고 명시하고 있다. 이 규정은 법원에 대하여 심판의 대상을 한정함으로써 심판의 능률과 신속을 꾀함과 동시에 방어의 범위를 특정하여 피고인의 방어권 행사를 쉽게 해 주기 위한 취지라는 것이 판례의 공통적인 태도이다. 소송에서 영업비밀의 특정에 대한 기존의 판례들을 살펴보면 대체로 영업비밀과 다른 정보가 구분될 수 있어야 하고, 피고인의 방어권 행사에 지장을 주지 않으며, 특정이 다소 불분명 하더라도 다른 사항을 통하여 알 수 있다면 공소사실이 특정된 것으로 인정하고 있다. 이러한 3가지 기준은 영업비밀에 관한 형사사건에서 공소장 기재 정도의 판단에 중요한 기준으로 작용하고 있다.
하지만 지금까지의 이러한 기준은 영업비밀의 본질인 비밀성이 재판과정에서 상실되어질 수 있다는 문제에 대하여 비밀성 유지라는 필요적 전제조건을 충족시킬 별다른 언급을 두고 있지 않으며, 특히 비밀성 측면에서는 영업비밀 특정에 관하여 확립된 기준이 제시되고 있지 않는 것이 현실이다. 오히려 앞서 본 기준은 영업비밀 특정의 정도를 느슨하게 정하고 있다는 지적이 있다. 이러한 상황에서 이 사건 결정에서는 기존의 입법 취지 범위 안에서 그 내용을 구체화하여 제시, 특히 원칙적으로 영업비밀의 내용을 구체적으로 특정하되 그 한계점을 ‘비밀성을 잃지 않는 범위’라고 명시하였다는 점에서 의미가 있다고 보여진다.
특히 특정의 수준에 관하여 다양한 사정을 고려하여 판단하도록 규정하고 있는데, 이는 실무적으로 사건에 따라 영업비밀을 상당한 정도로 특정할 필요가 없는 경우도 있기 때문에 불필요한 경우 비밀성을 해하지 않기 위함으로 이해된다. 예를 들면 침해된 영업비밀이 유체물이 아닌 경우에는 보유자가 실질적인 영업비밀 내용을 특정하지 않고 침해된 영업비밀의 목록 및 특성 정도만을 제공하는 경우가 있을 것이다. 따라서, 특허 출원된 발명에 대하여 영업비밀을 주장하는 자는 그 특허 출원된 내용 이외의 어떠한 정보가 영업비밀로 관리되고 있으며 어떤 면에서 경제성을 갖고 있는지를 구체적으로 특정하여 주장 및 입증하여야 한다.
Tip
영업비밀 침해금지청구에서 영업비밀 특정의 정도 및 판단기준 (대법원 2013. 8. 22. 자 2011마1624 결정)
- 대법원 홈페이지 참조
- 특허청 홈페이지 참조
<참고자료·문헌>
IP Insight 2013.10 Vol.3 (1), KIIP Brief, 김시열 | 한국지식재산연구원 IP동향분석팀 부연구위원
<전문용어>
공소사실, 방어권, 영업비밀, 공소장