(요약/배경) 특허출원을 위하여 선행기술을 조사한 결과 유사한 기술이 발견되는 경우 동일성을 판정하는 기준은 어떻게 되는지?

1. 동일성을 판단하는 방법

특허법 제29조제3․항의 적용에 대한 판단은 당해출원의 ｢청구항에 기재된 발명｣과 타출원의 최초 출원시 출원서에 첨부된「명세서 또는 도면에 기재된 발명 또는 고안」(이하 “인용발명”이라 한다)이 동일한가에 대한 판단이다.

1.1 동일성 판단절차

(1) 당해출원의 청구항에 기재된 발명을 특정한다. 이 경우에 청구항에 기재된 발명의 특정방법은 ｢제2장 신규성 판단｣과 동일하다.

(2) 인용발명을 특정한다. 인용발명은 인용된 타출원의 명세서 등에 기재되어 있는 사항에 의하여 특정하되, 기재된 사항에 의한 특정시 타출원의 출원시 기술상식을 참작하여 명백하게 도출될 수 있는 사항도 인용발명으로 특정할 수 있다.

(3) 청구항에 기재된 발명과 인용발명을 대비하여 구성의 일치점과 차이점을 명확히 한다. 이 경우에 2이상의 인용발명을 결합하여 청구항에 기재된 발명 과 대비해서는 안 된다.

(4) 대비결과 청구항에 기재된 발명과 인용발명 간에 구성의 차이가 없으면

청구항에 기재된 발명과 인용발명은 동일하다. 이 경우의 동일은 실질적 동

일을 포함한다.

1.2 동일성 판단의 실체적 방법

발명의 동일성 문제는 발명의 신규성(특법29(1)) 문제뿐 만 아니라 공지 예외주장 출원(특법30), 확대된 선원(특법29(3), (4)), 정당한 권리자의 보호(특법33, 34), 선원(특법36), 특허를 받을 수 있는 권리의 승계(특법38(2),(3),(4)), 할출원(특법52), 변경출원(특법53) 및 우선권 주장출원 (특법54, 55) 등의 적합성을 판단하는 때에도 발생하는 문제로 본 장의 동일성 판단기준은 상기 각 부분에서 준용한다.

(1) 동일성의 판단은 청구항에 기재된 발명과 인용발명을 발명의 구성을 대

비하여 양자의 구성의 일치점과 차이점을 추출하여서 판단한다.

(2) 청구항에 기재된 발명과 인용발명의 구성에 차이점이 있는 경우에는 동

일한 발명이 아니며, 차이점이 없으면 청구항에 기재된 발명과 인용발명은

동일한 발명이다.

(3) 청구항에 기재된 발명과 인용발명이 전면적으로 일치하는 경우는 물론

실질적으로 동일한 경우에도 동일한 발명이다.

1.3 발명이 실질적으로 동일한 경우

발명이 실질적으로 동일한 경우란 인용발명과 청구범위에 기재된 발명이 단순한 표현의 상위, 단순한 효과의 인식의 상위, 단순한 목적의 상위, 단순한 구성의 변경, 단순한 용도의 상위 및 단순한 용도한정의 유무 등 발명의 사상에는 실질적으로 아무런 영향을 미치지 아니하고 단지 비본질적 사항(부수사항)에 차이가 있는데 불과한 경우이다.

(1) 단순한 표현의 상위

단순한 표현의 상위란, 청구범위의 표현은 다르지만, 실질적으로 동일한

내용인 것을 말하며, 단순한 카테고리의 상위도 역시 단순한 표현의 상위에

속한다.

(2) 단순한 효과 인식의 상위

단순한 효과의 인식 상위란, 양 발명의 구성이 동일하기 때문에 이로 인한

작용효과도 또한 동일함에도 불구하고 단지 작용효과의 인식에 있어서

차이가 있는 정도에 불과한 것을 말한다.

(3) 단순한 목적의 상위

단순한 목적의 상위란, 양 발명의 구성은 동일하나 목적이라는 주관적인

의도는 다른 것을 말한다.

(4) 단순한 구성의 변경

단순한 구성의 변경이란, 어떤 발명에 대하여 그 구성을 변경함으로써 구성이 다른 발명이 되었을 때 그 변경이 목적 달성을 위한 구체화 수단으로서 통상의 기술자에 의하여 일반적으로 채용될 수 있는 정도의 기술수단의 단순한 치환, 부가 또는 삭제 등에 해당하는 것.

(5) 단순한 용도의 차이

(6) 용도 한정의 유무

단순한 용도한정의 유무란 양 발명에 있어서 그 차이가 용도한정의 유무로서 만 표시되어 있고 그 용도가 타 구성으로부터 당연히 도출되는 용도의 한정 에 불과한 경우를 말한다.

Tip

심사사례

하나의 청구항에 여러 발명을 기재한 경우

출원의 특허청구범위 제24항과 제25항은 화합물, 방법, 조성물 또는 용도를 하나의 청구항

에 기재하고 있으나, 이는 발명의 성질에 따라 적정한 수로 기재한 것이 아니어서 특허법

제42조제8항 및 동법시행령 제5조제2항의 규정에 의한 요건을 충족하지 못하므로 특허를

받을 수 없습니다.

<참고자료·문헌>

특허 실용신안 심사기준-특허청

<전문용어>

동일성, 인용발명, 용도 한정, 구성의 변경