(요약/배경) 국내의 특허심사에서 적용하는 확대된 선원주의란 무엇인가?

1. 확대된 선원주의의 취지

명세서 또는 도면에 기재되어 있는 발명은 출원공개 또는 등록공고에 의하여 공개되므로 청구범위에 포함되어 있지 않아도 그 발명은 출원인의 입장에서 보면 대가 없이 사회에 공여한 발명이라 볼 수 있다.

따라서 특허법 제29조제3항 내지 제6항은 이렇게 공여된 발명을 후 출원한 제3자의 전유물로 하는 것은 불합리할 뿐만 아니라, 새로운 발명에 대한공개의 대가로 일정기간 동안 독점 배타권을 부여하는 특허제도의 취지에도 부합되지 않으므로 특허를 허여하지 않겠다는 취지이다.

또한, 명세서 또는 도면에 기재된 발명을 보정에 의해 청구범위에 기재할 경우 특허법 제36조 규정에 의한 선출원이 될 가능성이 있어 후출원의 심사를 선출원의 심사 종결시까지 미뤄야하는 문제가 생기므로 이를 방지하기 위한 측면도 있다.

2. 적용 요건

(1)당해 특허출원(이하 “당해출원”이라 한다)의 출원일(조약우선권 주장을

수반하는 출원은 제1국 출원일, 국내우선권 주장출원은 선출원일)전에 다른 특허출원 또는 실용신안등록 출원(이하 “타 출원”이라 한다)이 출원되어 있을 것.[특허법29(3), 특허법29(4)]

(2)당해 출원의 출원 후에 타출원이 출원공개 또는 등록공고 되었을 것.

[특허법29(3)]

출원이 일단 출원공개 또는 등록공고 된 후에는 그 출원에 대하여 특허여부 결정, 무효, 취하 또는 포기 등이 있다. 하더라도 해당 출원의 타 출원으로서 의 지위는 유지된다. 그러나 출원이 거절결정, 취하, 포기 또는 무효 된 후 공 개 되지 않아야 함에도 불구하고 출원공개 등이 있었다면 그 출원은 타 출원 으로서의 지위가 상실된다.

(3)당해출원의 청구항에 기재된 발명이 타출원의 최초명세서 등에 기재된 발명 또는 고안과 동일할 것

당해출원의 청구항에 기 재된 발명과 타출원의 당초명세서 등에 기재된 발명 또는 고안은 완전히 동일하거나 실질적으로 동일하여야 한다.

또한, 타출원의 명세서 등에는 기재되어 있으나 출원이후의 보정에 의하여 삭제된 사항에 대하여도 특허법 제29조 제3·4항이 적용된다.

3. 확대된 선출원 적용의 예외

다음의 경우에는 특허법 제29조 제3항 내지 제6항의 타출원의 지위를 갖지 않는 출원으로 한다.

(1) 해당 출원의 발명자와 타출원의 발명자가 동일한 경우

(2) 해당 출원의 출원인과 타출원의 출원인이 동일한 경우

4. 타출원이 국제출원인 경우 특칙

타출원이 국제출원 또는 결정에 의하여 특허출원으로 되는 국제출원인 경우에 대한 특허법 제29조제3·4항의 적용에 있어서는 타출원이 통상의 출원인 경우에 비하여 까다로운 법 적용을 받으므로 면밀하게 분석하여야 한다.

(1) 타출원 및 심사대상 출원 모두가 2014년 12월 31일 이전 출원되었거나,

타출원은 2014년 12월 31일 이전 출원이고 심사대상 출원은 2015년

1월 1일 이후 출원인 경우

(2) 타출원 및 심사대상 출원 모두가 2015년 1월 1일 이후 출원인 경우

5. 동일성을 판단하는 방법

특허법 제29조제3․항의 적용에 대한 판단은 당해출원의 ｢청구항에 기재된 발명｣과 타출원의 최초 출원시 출원서에 첨부된「명세서 또는 도면에 기재된 발명 또는 고안」(이하 “인용발명”이라 한다)이 동일한가에 대한 판단이다.

(1)당해출원의 청구항에 기재된 발명을 특정 한다. 이 경우에 청구항에 기재된 발명의 특정방법은 ｢제2장 신규성 판단｣과 동일하다.

(2)인용발명을 특정 한다. 인용발명은 인용된 타출원의 명세서 등에 기재되어 있는 사항에 의하여 특정하되, 기재된 사항에 의한 특정시 타출원의 출원시 기술상식을 참작하여 명백하게 도출될 수 있는 사항도 인용발명으로 특정할 수 있다.

(3)청구항에 기재된 발명과 인용발명을 대비하여 구성의 일치점과 차이점을 명확히 한다. 이 경우에 2이상의 인용발명을 결합하여 청구항에 기재된 발명과 대비해서는 안 된다.

(4)대비결과 청구항에 기재된 발명과 인용발명 간에 구성의 차이가 없으면 청구항에 기재된 발명과 인용발명은 동일하다. 이 경우의 동일은 실질적 동일을 포함한다.

<참고자료·문헌>

특허 실용신안 심사기준 - 특허청

<전문용어>

확대된 선원주의, 인용발명, 동일성,