(요약/배경) 특허 공유자간에는 공유특허권의 실시와 이전에 관하여 분쟁이 빈번히 발생하고 있다고 듣고 있습니다. 해결책이 있는지 궁금합니다.

(특허권의 공유) 각 공유자간에 공유특허권의 실시와 이전에 관련한 약정이 존재하는 경우에는 그 약정이 우선하겠지만, 일반적으로는 현행 특허법상의 실시와 이전에 관한 규정을 적용할 수 있기 때문에 특약을 하지 않는 경우도 많다. 이러한 경우 .특허를 공유하고 있는 경우에는 자기실시는 가능하나 타인실시는 특허를 공유하는 전체 인원의 동의가 필요하다. 특허법에는 2인 이상이 공동으로 발명한 때에는 특허를 받을 수 있는 권리는 공유로 하고, 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 전원이 공동으로 특허출원을 하여야 한다. 이러한 특허법상 공유에 관한 규정들은 특허권의 공유가 발생하게 된 원인을 근거로 판단하는 것이 아니라 진정한 발명자 또는 적법한 승계자인가를 판단하여 적용되는 것이다. 다만 현행 특허법은 진정한 발명자를 보호하기 위하여 공개의 대가로 특허권이라는 인센티브를 부여하는 발명자주의를 채택하고 있으므로 특허권을 공유하게 되는 하나의 원인으로서 진정한 발명자인가의 판단이 중요하다.

특허법에는 공유특허권의 각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하고 그 특허발명을 자신이 자유롭게 실시할 수 있다고 규정하고 있지만. 그 실시에 따른 수익 일부를 실시하지 아니한 다른 공유자에게 분배하여야 한다는 규정은 명문으로 규정하고 있지 않다. 또한 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없고, 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없다고 규정하고 있다. 즉, 공유특허권의 양도에 동의가 필수요건이며, 특허발명의 실시에는 자본과 기술력 수준에 따라서 효과가 현저하게 달라질 수 있으므로 각 공유자 지분의 경제적 가치도 변동을 가져오게 되므로 지분의 양도에 의해 공유자가 바뀔 수 도 있으므로 적극적으로 동의에 응하지 않는 경우가 많다.

(공유특허권의 제한규정)

현행 특허법에서는 특허권이 공유인 경우 다음과 같은 제한 규정이 적용된다.

◾ 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그

지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없다.

◾ 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고

는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하고 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있다.

◾ 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면

그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없다.

◾ 특허권이 공유인 경우에는 공유자 전원이 공동으로 특허권의 존속기간의 연장등

록출원을 하여야 한다.

◾ 공유인 특허권의 특허권자에 대하여 심판을 청구하는 때에는 공유자 전원을 피청

구인으로 하여 청구하여야 한다.

◾ 특허권 또는 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자가 그 공유인 권리에 관하여 심판

을 청구하는 때에는 공유자 전원이 공동으로 청구하여야 한다.

Tip

실시권 설정등록에 대해서 알 수 있다.

(URL : https://www.youtube.com/watch?v=w01e7oB5Szw )

<참고자료·문헌>

☞ 현행 공유특허권제도의 쟁점과 개선방향 - 권태복

<전문용어>

특허권의 공유