(요약/배경)

A씨는 유명 만화 캐리터를 이용하여 새로운 캐리터를 개발하였는데 디자인의 유사성에서 디자인 등록신청이 반려가 되었다. 디자인의 유사 여부의 판단은 무엇인가?

(디자인의 유사 여부의 판단근거) “디자인의 유사 판단”에 관하여 디자인의 본질 및 디자인보호법의 목적에 관한 해석에 따라 학술적으로 분류, 제기되는 설이 여럿 있으나 어느 주장이 일면의 타당한 기준을 제시하고 있으면서 다른 면에서는 비판을 받는 측면이 있는 등 그 판단의 기준을 획일적으로 적용할 수 없는 사항으로 이의 원만한 판단을 위하여 대부분의 심사관들이 고민하고 있으며 이는 또한 디자인 심사과정에서 적지 않게 마주치게 되는 문제 중의 하나이다.

1. 디자인보호법 제5조제1항제3호

디자인등록출원한 디자인이 「당해 디자인등록출원을 한 날 전에 디자인등록출원을 하여 당해 디자인등록출원을 한 후에 출원공개되거나 등록공고된 타 디자인등록출원의 출원서의 기재사항 및 출원서에 첨부된 도면․사진 또는 견본에 표현된 디자인의 일부와 동일하거나 유사한 경우」에 그 디자인에 대하여는 제1항의 규정에 불구하고 디자인등록을 받을 수 없도록 규정하였다. 그에 따라 디자인심사기준에서는 디자인의 유사 여부에 대한 판단 기준을 다음과 같이 설명하고 있다

가. 디자인의 유사여부 판단은 디자인의 대상이 되는 물품이 유통과정에서 일반 수요자를 기준으로 관찰하여 다른 물품과 혼동할 우려가 있는 경우에는 유사한 디자인으로 보며, 또한 혼동할 우려가 있을 정도로 유사하지는 않더라도 그 디자인 분야의 형태적 흐름을 기초로 두 디자인을 관찰하여 창작의 공통성이 인정되는 경우에도 유사한 디자인으로 본다.

나. 유사여부는 전체적으로 관찰하여 종합적으로 판단한다.

(1) 「관찰」은 육안으로 비교하여 관찰하여야 하며 확대경․현미경 등을 사용하여 관찰하여서는 아니 된다.

(2) 「전체적으로 판단한다」함은 디자인의 요부 판단과 그 비교만으로 디자인의 유사여부를 판단할 것이 아니라 디자인을 전체 대 전체로서 대비 관찰하여야 한다는 것을 의미한다. 따라서 부분적으로 다른 점이 있더라도 전체적으로 유사하지 아니하면 비유사디자인으로, 부분적으로 다른 점이 있더라도 전체적으로 유사하면 유사한 디자인으로 판단한다.

2. 이론적 검토

가. 디자인의 유사의 의의

디자인보호법은 유사에 관해서 정의규정을 두지 않고, 사실문제로 하고 있어 디자인제도의 목적, 취지에 입각하여 여러 가지 견해로 주장되고 있으나 일반적으로 디자인의 유사라 함은 2개의 디자인을 비교할 때, 그 디자인을 구성하는 물품의 형상․모양․색채 또는 이들의 결합이 공통적인 동질성을 가지고 있어서 시각을 통하여 유사한 미감을 일으키는 것을 말한다. 여기서 공통적인 동질성은 디자인의 본질(물품적 본질, 형태적 본질)에 관한 것이고 또한 그 중의 중요한 내용에 관한 것임을 의미한다.

나. 유사여부 판단에 관한 학설

디자인의 유사판단에 관해서는 다양한 학설이 제기되고 있으나 우리나라에서 일반적으로 인정되고 있는 설로는 물품혼동설, 창작동일설, 주의환기설 등이 있다. 그러나 각기 취하고 있는 입장에 따라 일장일단이 있어 어느 한설 만을 취하여 디자인의 유사여부를 판단하는 것은 객관적인 판단이 곤란하므로 결국 위 3가지의 설을 종합적으로 고려하며, 또 디자인이 가지고 있는 형태구성요소(형상, 모양, 색채 또는 이들의 결합)를 상호 비교하여 구체적․전체적으로 판단하여야 할 것이다.

그러므로 특허청의 디자인심사기준에서는『디자인의 유사여부 판단은 디자인의 대상이 되는 물품이 유통과정에서 일반수요자 기준으로 관찰하여 다른 물품과 혼동할 우려가 있는 경우에는 유사한 디자인으로 보며』라고 하여 물품혼동설을 기본으로 하되,『또한 혼동할 우려가 있을 정도로 유사하지는 않더라도 그 디자인 분야의 형태적 흐름을 기초로 두 디자인을 관찰하여 창작의 공통성이 인정되는 경우에도 유사한 디자인으로 본다』라고 규정하여 부수적으로 창작동일설을 취하고 있다. 또한 『물품의 잘 보이는 면에 유사여부 판단의 비중을 둔다. 당연히 있어야 할 부분은 적게 평가하고 다양한 변화가 가능한 부분을 주로 평가한다』라고 규정하고 있어 요부판단에 있어서는 주의환기설을 취하고 있다 하겠다.

다. 유사판단의 구체적 기준

(1) 물품에 의한 판단기준

디자인은 물품과 불가분적인 관계에 있으므로 디자인의 유사여부 판단은 물품적 본질에 의한 유사여부판단이 전제된다. 즉, 디자인의 유사판단은 동일․유사물품간에만 한정한다. 물품적 본질의 동일․유사판단은 물품의 용도와 기능을 중심으로 판단한다. 동일물품이란 물품의 용도와 기능이 동일한 것을 말하고 유사물품이란 용도가 동일하고 기능이 다른 것을 말한다. 다만, 수저통과 연필통의 관계와 같이 용도가 서로 다른 비유사물품인 경우에도 용도상으로 혼용될 수 있는 것은 유사한 물품으로 취급한다.

(2) 형태에 의한 판단기준

디자인의 유사성이 인정되려면 형상․모양․색채 또는 이들의 결합도 동일하거나 유사하여야 한다. 형상․모양․색채 또는 이들의 결합의 동일․유사판단은 형상과 모양을 중심으로 하고 색채만은 유사판단의 요소로 고려하지 않는다. 형태의 구성요소인 형상, 모양, 색채에 의한 유사판단의 기준은 다음과 같다.

(가) 형상이나 모양 중 어느 하나가 유사하지 아니하면 원칙적으로 유사하지 아니한 디자인으로 보되, 형상이나 모양이 디자인의 미감에 미친 영향의 정도 등을 종합적으로 고려하여 디자인전체로서 판단한다.

(나) 모양의 유사여부는 주제(Motif)의 표현방법과 배열, 무늬의 크기 및 색채 등을 종합하여 판단한다.

(다) 색채는 모양을 구성하지 아니하는 한 유사 판단의 요소로 고려하지 않는다.

(3) 물품의 혼동우려에 의한 유사판단

디자인의 유사여부 판단은 디자인의 대상이 되는 물품이 유통과정에서 일반수요자를 기준으로 관찰하여 다른 물품과 혼동할 우려가 있는 경우에는 유사한 디자인으로 본다. 디자인보호제도의 목적 중에는 물품혼동의 차단을 통하여 부정경쟁을 방지하고 물품의 수요기능에 의하여 산업발전을 도모하려는 취지가 있기 때문이다.

(4) 창작의 공통성에 의한 유사판단

일반수요자를 기준으로 관찰하여 다른 물품과 혼동할 우려가 있을 정도로 유사하지는 않더라도 그 디자인 분야의 형태적 흐름을 기초로 두 디자인을 관찰하여 창작의 공통성이 인정되는 경우에는 유사한 디자인으로 본다. 이는 디자인의 창작적 가치를 보호하려는 취지를 바탕에 두고 있다고 할 수 있다.

(5) 물품의 속성에 의한 유사판단

(가) 참신한 디자인 등

기존에는 없었던 참신한 신종 물품에 관한 디자인일수록 유사의 폭을 넓게 판단하여 권리를 두텁게 보호하고, 동종의 물품이 많이 나올수록 유사의 폭을 좁게 판단한다.

유사의 폭이 비교적 좁은 것으로는 필기구, 식기 등과 같이 옛날부터 흔히 사용되고 다양한 디자인이 많이 창작된 것, 손목시계, 자동차 바퀴 등과 같이 단순한 형태의 것으로서 오래 전부터 사용되어 오던 것, 휴대폰, 안경, 운동화 등과 같이 구조적으로 그 디자인을 크게 변화시킬 수 없는 것, 컴퓨터 자판, 신사복, 한복 등과 같이 유행의 변화에 한도가 있는 것 등이 있다.

(나) 물품의 잘 보이는 곳

물품의 잘 보이는 면에 비중을 두어 유사여부를 판단한다. 입체디자인인 경우에는 사시도와 6면도를 제출하는데 이 중 물품의 특징이 가장 잘 표현되어 있고 잘 보이는 면에 비중을 두어 유사여부를 판단한다. 보통은 물품의 특징이 가장 많은 부분을 정면도로 하고 있으므로 PC모니터, 세탁기 등은 정면에 비중을 두어 유사여부를 판단한다. 그러나 ‘폴더형 휴대폰의 내면’과 같이 열기 전에는 잘 안 보이는 곳이라도 그곳에 창작의 핵심이 있고, 소비자가 관심을 보이는 곳이라면 비중을 두어 판단한다.

(다) 당연히 있어야 할 부분

디자인을 구성하는 요소 중 그 물품에는 흔히 있는 부분과 특징적인 부분이 있는 경우 그 물품에서 특징적인 부분의 비중을 비교적 크게 평가하다. 물품은 자체의 용도 및 기능을 실현하기 위하여 특정한 형태의 부분이 당연히 있어야 할 것이므로 이 부분에 대해서는 적게 평가한다. 예를 들어 수저의 경우 수저몸체는 당연히 있어야 하는 부분이므로 손잡이 부분의 형상, 모양에 비중을 두고 유사여부를 판단한다.

(라) 기타

물품의 大小의 차이는 상식적인 범위 내에서 유사로 판단한다. 재질은 그 자체가 모양이나 색채로서 표현되는 경우에만 유사여부판단의 요소로 참작한다. 물품의 기능, 구조, 정밀도, 내구력, 제조방법은 그 자체가 외관으로 표현되지 않는 한 유사판단의 요소가 될 수 없다.

라. 특수한 디자인 등의 유사판단

(1) 전체디자인과 부분디자인

부분디자인의 출원과 전체디자인의 출원은 디자인의 대상이 되는 물품이 동일한 경우라 할지라도 디자인등록을 받고자 하는 방법, 대상이 다르므로 서로 상이한 출원이다. 따라서 선출원 규정이 적용되지 않고 기본디자인과 유사디자인의 관계도 성립되지 않지만 공지디자인과의 유사여부를 판단하는 신규성에 대해서는 이를 판단한다.

(가) 전체디자인이 공지된 경우

완성품, 부품 또는 부속품에 관한 전체디자인이 공지된 이후 이들 물품의 일부분에 관한 부분디자인이 출원된 경우로서 공지된 전체디자인이 당해 부분디자인을 포함하고 있는 경우에는 당해 부분디자인은 신규성 상실에 해당된다. 부분디자인의 유사여부는 ⅰ) 디자인의 대상이 되는 물품 ⅱ) 부분디자인으로서 디자인등록을 받고자 하는 부분의 기능․용도 ⅲ) 그 물품 전체에서 부분디자인으로 등록 받고자 하는 부분이 차지하는 위치, 크기, 범위 ⅳ) 부분디자인으로서 디자인등록을 받고자하는 부분의 형태 등을 종합적으로 판단한다. 이들 각각의 요소가 모두 동일한 경우 양 디자인은 동일한 디자인에 해당된다.

(나) 부분디자인이 공지된 경우

완성품, 부품 또는 부속품에 관한 부분디자인이 공지된 후 이 부분디자인을 포함하고 있는 전체디자인이 후출원된 경우에는 후출원된 전체디자인은 신규성이 인정된다. 다만, 부분디자인이 선등록된 경우에는 부분디자인의 이용관계가 성립된다. 그러나 부분디자인이 선등록된 후 또 다른 부분디자인이 출원된 경우로서 선등록된 부분디자인의 표현 중 파선 등으로 표현한 부분을 포함한 전체형태 중에 후출원된 부분디자인에 상당한 부분이 대비 가능할 정도로 충분히 표현되어 있는 경우에는 후출원된 부분디자인의 신규성은 인정되지 않는다.

(2) 완성품과 부품․부속품

(가) 완성품이 공지된 경우

완성품(예: 자동차)이 공지․공용된 후 부품(예: 핸들)․부속품(예: 반사경)이 출원된 경우 완성품과 부품․부속품은 용도가 서로 다른 비유사 물품이고 전체적으로 형태도 비유사하므로 양 디자인을 유사하다고 할 수 없으나 부품․부속품 디자인은 완성품 디자인을 구성하는 하나의 구성디자인으로서 완성품에 결합된 상태로 공지․공용된 것이라고 인정하여야 할 것이므로 부품․부속품 디자인이 단독으로 공지․공용된 것은 아니라 할지라도 당해 부품․부속품 디자인은 신규성이 상실된 디자인에 해당된다.

(나) 부품․부속품이 공지된 경우

부품(만년필 뚜껑) 또는 부속품 디자인이 공지․공용된 후 이를 포함하고 있는 완성품(만년필) 디자인이 출원된 경우 양 물품은 비유사 물품이고 형태도 비유사하여 완성품 디자인은 신규성이 인정된다. 다만, 부품 또는 부속품 디자인이 등록디자인인 경우에는 완성품의 디자인권은 선등록된 부품 또는 부속품 디자인의 이용관계가 성립한다.

(다) 부품 또는 부속품의 구성이 완성품에 가까운 경우

부품 또는 부속품의 구성이 완성품에 가까운 경우 양 물품은 유사물품으로 취급하여 디자인의 유사여부를 판단한다. 따라서 사진틀(완성품)과 사진틀테(부품), 안경(완성품)과 안경테(부품)의 관계에서와 같이 부품 또는 부속품의 구성이 완성품에 가깝고, 양 물품의 형태가 유사한 경우에는 하나의 물품디자인이 공지되면 다른 물품디자인은 신규성을 상실하여 등록 받을 수 없다.

(3) 형틀과 형틀로부터 만들어지는 물품

형틀(빵틀, 과자성형기)과 형틀로부터 만들어지는 물품(빵, 과자)은 수단과 목적의 관계에 있지만 양 물품은 용도가 다른 비유사물품에 해당되므로 어느 물품이 공지․공용된 경우라 할지라도 양 물품의 디자인은 신규성이 상실되지 않는다.

(4) 전사지와 전사지가 인쇄된 물품

전사지와 전사지가 인쇄된 물품(예: 전사지가 인쇄된 도자기)은 용도가 서로 다른 비유사 물품에 해당되므로 어느 물품이 공지․공용된 경우라 할지라도 양 물품의 디자인은 신규성이 상실되지 않는다. 다만, 전사지 디자인이 선등록되고 이를 인쇄한 물품이 후출원되어 등록된 경우 전사지를 인쇄한 물품의 디자인은 전사지의 디자인을 이용하는 관계가 성립한다고 보아야 할 것이다.

(5) 합성물과 구성각편

합성물이란 트럼프, 화투, 완성형태가 단일한 조립완구 등 수 개의 구성물로 이루어지고 그 구성물이 개성을 상실한 것을 말한다. 이 디자인은 그 구성각편이 모아진 전체를 하나의 디자인으로 보아 대비 판단한다. 따라서 공지․공용된 합성물의 일부 구성각편의 디자인과 동일하거나 유사한 구성각편의 디자인을 포함하고 있는 합성물 디자인이 출원된 경우에도 반드시 신규성이 상실되었다고 할 수 없다. 다만, 완성형태가 다양한 조립완구와 같이 구성각편의 하나가 디자인등록의 대상이 되는 경우에 있어서 조립완구와 구성각편의 유사여부판단은 완성품과 부품의 유사여부 판단에 준하여 판단한다.

(6) 한 벌 물품과 구성물품

한 벌 물품의 전체디자인이 공지된 후 당해 한 벌 물품의 구성물품 디자인이 출원된 경우 구성물품의 디자인은 신규성이 상실된다. 반대로 구성물품의 디자인이 공지된 후 당해 구성물품을 포함하고 있는 한 벌 물품의 전체디자인이 출원된 경우 당해 한 벌 물품의 디자인은 신규성이 상실되지 않는다. 이 경우 후출원된 한 벌 물품 디자인은 선공지된 구성물품의 디자인을 하나의 구성요소로 하여 새로이 창작한 것이고 이를 1디자인으로 출원한 것이므로 당연히 신규성을 상실하지 않는 것이다.

(7) 동적디자인

(가) 동적디자인과 정적디자인

동적디자인의 정지상태 및 동작중의 기본적 주체를 이루는 자태가 정적디자인과 유사하면 유사한 디자인으로 본다. 다만, 동작의 내용이 특이하면 유사하지 아니한 디자인으로 본다. 또한, 정적디자인이 동적디자인의 정지상태 또는 동작중의 기본적 주체를 이루는 자태와 유사하면 유사한 디자인으로 본다.

(나) 동적디자인 상호간

동적디자인 상호간에 있어서는 그 정지상태, 동작의 내용 및 동작중의 기본적인 주체를 이루는 자태 등을 전체로서 비교하여 유사여부를 판단한다.

Tip

- 대법원 홈페이지 참조

www.scourt.go.kr/supreme

- 특허청 홈페이지 참조

www.kipo.go.kr/

<참고자료·문헌>

☞ 유사여부 판단 판례 검토(서용태)

<전문용어>

디자인보호법, 동적디자인, 정적디자인