(요약/배경) 기업에서 민감한 기술에 대하여 특허분쟁의 예방전략으로 회피설계를 하려고 할때 어떤 기법이 있는가?

분쟁 대상 특허의 회피설계 방법론으로서는 다음의 사항을 고려할 수 있다.

1) 회피할 대상의 구성요소를 Targeting 하는 방법 :

분쟁특허의 청구항을 면밀히 검토하고 나서 상대방 특허에서 가장 큰 약점이라 할 수 있는 부분을 우선적으로 Targeting하는 것이 효과적이다. 여기서 약점이란 청구항 해석 상 넓게 해석될 수 없고, 여러 가지 제한을 받게 되는 청구항 내 한정을 의미한다.

예를 들면 File Wrapper Estoppel의 적용 대상이 될 가능성이 높은 wording이라든지, 선행 자료 나 무효 자료 등에 의해 권리범위가 좁게 해석될 수밖에 없는 부분이 대상이 된다.

이러한 부분들을 우선순위별로 나열하여 그 중 회피설계 성공 가능성이 높고 가장 용이하게 회피설계 할 수 있는 기술요소에 중점을 두는 것이 회피설계 (Design Around) 전략의 핵심이다. 특히 어느 하나의 구성요소라도 달리 하면 침해를 극복하기에 충분하므로 비교적 손쉽게 회피할 수 있는 기술 요소를 전략적으로 잘 선택 하여 회피설계 할 필요가 있다.

2) All Elements Rule 하에서의 회피설계 방법 :

분쟁특허의 구성요소 중 일부를 삭 제ㆍ치환ㆍ대체하여 기능 및 품질에 이상이 없는 경쟁력 있는 제품을 설계한다. 특허 청구범위의 구성요소 중 어느 하나라도 대상 제품에 포함되어 있지 않거나 구성요소의 기능이 대상 제품에 누락된 경우 비 침해가 된다. (Pennwalt Rule)

3) 균등론 하에서의 회피설계 방법 :

ⅰ) 분쟁특허의 심사경과 포대를 조사하여 심사이력 금반언을 활용한다. 심사과정 에서 축소 보정이 있을 경우 이를 적극 이용할 수 있다.

ⅱ) 분쟁특허 이전의 선행특허나 공지기술을 이용하여 특허침해를 회피할 수 있다. 중소기업의 경우 이러한 선행 공지의 기술을 파악하지 못하는 경우가 많이 있다.

ⅲ) 선행특허를 이용한 것이라도 현저한 효과를 나타내고, 신규성 또는 비자명성(진보성)이 인정되는 경우 별도의 특허로 등록될 수도 있다. 따라서 이러한 우회장치 또는 방법에 대하여는 독자적인 특허출원을 할 필요가 있다.

ⅳ) 명세서에 기재되었으나 청구되지 않은 기술을 활용한다.

ⅴ) 상기 방안 하나만을 구사하는 것보다는 복합적으로 활용하는 것이

합리적인 방안이 될 수 있다.

4) 이러한 회피설계안이 도출되면 이를 확정하기 위해서는 다음 세 가지 관점을 고려하여야 한다,

ⅰ) 과연 분쟁 대상 특허를 회피하였는지에 대한 재검증이 필요하다. 따라서 특허 침해 여부를 원점에서 다시 검토하여야 하고, 특히 균등론적 침해의 소지가 없는지, 또 다른 특허의 침해 소지가 없는지를 반드시 검토해야 한다.

ⅱ) 회피 기술이 사업적으로 유용한지를 검토하여야 할 것이다.

(위 본문에서 설명한 4가지 측면의 검토를 통하여 제품에 적용할 수 있는 것인지를 결정한다.)

ⅲ) 특허분쟁 중에는 스스로 특허침해를 인정하여 회피설계 하는 것으로 오인되지 않도록 하여야 할 것이다. 즉 새로운 모델의 출시로 보여 질 수 있도록 조치하 여야 할 것이며, 특허권자와 협상 시에도 이러한 입장을 유지해야 할 것이다.

Tip

회피설계는 반드시 필요한가?

회피설계 기술을 제품에 적용할 경우에는, 제조에 따른 Cost 증가의 요인, 기술적 진보나 경쟁력 유무, 품질 확보, 개발 기간 등을 종합적으로 고려하여, 특허료 지불과 회피설계에 따른 사업적 효과를 비교하여 기업에 유익이 되는 방향으로 결정해야 한다.

단지 특허료를 지불하지 않기 위하여 회피설계를 함으로써 더 큰 기업의 손실을 초래하는 우를 범하지 말아야 하며, 특허료를 지불하더라도 특허분쟁에 휘말리지 않고 사업적으로 좋은 품질의 제품을 빨리 출시하여 많이 팔고 사업적으로 성공하는 기업 전략을 가져갈 수 있는 유연한 사고가 필요하다.

<참고자료·문헌>

지재권 분쟁대은 어렵지 않아요. - 특허청, 한국지식재산보호협회

<전문용어>

회피설계, 특허분쟁, 청구항, 선행특허. 명세서