(요약/배경)

신사업을 추진 중에 있는데 변리사와 엑셀레이터의 지원을 받고 있습니다. 기술아이템이 매우 민감하고 경쟁사들과의 기술선점에 대한 영업비밀이 큰 사업들에 대해서 변리사와 엑셀레이터들과 업무 추진 시 비밀유지계약을 맺고 하고 싶은데 체결방법을 알고 싶습니다.

(비밀유지계약서)

□ 영업 비밀

○ 영업 비밀이란 독립된 경제적 가치를 지니고 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된 생산방법, 판매방법, 그 밖의 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보를 뜻함.

○ 이는 특허와는 정반대의 개념으로 특허는 새로 개발된 기술 혹은 발명에 대한 권리를 특허청으로부터 인정받고 그 정보를 공개하여 20년 동안 보호를 받는 방식이라면 영업 비밀은 철저한 관리를 통해 비밀유지에 힘쓰며 잘 보호될 경우 평생 동안 비밀이 유지될 수도 있음. 하지만 한번 그 비밀이 공개된다면 그 비밀에 대한 권리를 더 이상 주장할 수 없음.

○ 특허는 출원부터 특허등록까지 평균 3년 정도 걸리고 출원비용도 적게는 몇백만 원에서 몇천만 원까지 지출되지만 영업 비밀은 특허청으로부터 출원 및 등록이 필요없고 즉시 권리를 행사할 수 있는 것이 장점임.

○ 하지만 만약 누군가가 어느 한 업체의 영업 비밀에 해당하는 정보나 생산방법을 역설계(reverse engineering)를 통해 분석하여 알아낸다면 더 이상 영업 비밀에 대한 보호를 주장할 수 없음. 게다가 영업 비밀 침해를 증명하는 것은 특허에 비해 훨씬 까다로움.

○ 코카콜라의 콜라를 만드는 비법이 가장 대표적인 영업 비밀의 사례지만 각 기업마다 보유하고 있는 고객 리스트 등도 영업 비밀에 해당함.

□ 최근 국내 업체 사례

○ 2011년 9월 15일, 미국 버지니아 동부법원 배심원단은 국내 기업 코오롱이 미국 경쟁사인 듀폰의 영업 비밀 지재권 침해를 하였다며 9억 1990만 달러를 배상하라고 평결함. 이는 한화로 1조에 육박하는 금액으로 현재 항소심에 대한 판결을 기다리는 중이지만 만약 패소할 경우 자사 경영에 큰 차질이 예상됨. 이와 같이 애플-삼성에서 문제가 되었던 실용특허, 디자인 등 지재권과 더불어 영업 비밀도 무시할 수 없는 지재권 영역임.

□ NDA (비밀유지계약서) 작성

○ 해외 진출을 하며 자사의 영업 비밀을 보호하기 위한 가장 기본적인 수단은 정보 유출 및 기술 도난 등을 방지하기 위해 NDA (비밀유지계약서: Non-Disclosure Agreement)를 체결하는 것임. 흔히 기밀협약(Confidentiality agreement) 혹은 기밀유지협약(confidential disclosure agreement)이라고 불리는 이 계약서는 비즈니스 관계에 있는 회사들 사이에서 자사의 중대한 비밀정보를 어떻게 다룰 것인지 명시한 법적 계약서임.

- 국내의 많은 기업들이 NDA의 필요성을 인식하긴 하지만 계약서 내의 구체적인 조항, 즉 자사의 비밀을 보호하기 위한 절차, 보호범위의 명확성, 제3자 협업 회사의 비밀 유지 책임성 등에 대해서는 그 중요성을 간과하는 경향이 있음.

- 미국 내 대부분의 주(47개)에서 연방법인 영업 비밀 보호법을 채택하여 집행하고 있기 때문에 영업 비밀에 대한 보호가 어느 정도 이루어지고 있는 것은 사실이지만 NDA가 작성되는 동시에 NDA의 비밀 유지 조항이 주법보다 우선임.

- 주의할 점은 NDA 작성 이후 계약서에 명시된 비밀 유지 절차 조항를 따라야 함. 계약서 내의 조항 불이행 시 자사의 영업 비밀에 대한 주장의 효력을 잃을 수도 있음.

- 최근 미국 A사와 B사가 NDA를 체결했는데 계약서 조항 중 비밀 유지를 위한 절차 조항에 발표나 미팅 혹은 컨퍼런스콜 등을 통해 한 회사가 다른 회사에게 영업 비밀에 대한 내용을 공개할 경우 공유한 내용 중 비밀성에 대해 처음부터 확실히 명시하지 않으면 추후에 서면을 통해 그 비밀성에 대해 반드시 의무적으로 재확인해야 한다는 내용이 포함됨.

- A사가 B사와 회의 중 비밀정보를 공개했는데 비밀성에 대해 따로 언급을 하지 않음. 회의 후에도 서면을 통해 기밀성에 대한 언급이 없었음. 법원은 보통 주법에 의거했을 시 영업 비밀에 대한 보호가 보장되지만 이 사건에서는 A사가 NDA계약서 내의 비밀 조약 조항을 그대로 이행하지 않았기에 B사의 영업 비밀 침해가 없었다고 판결함.

- 이처럼 국내 기업들도 미국 기업과 사업을 진행하기 전에 특허출원을 하지 않았지만 보호하고 싶거나 독립된 경제적 가치가 있는 정보 혹은 기술에 대해 NDA 체결을 의무화/통상화하여 각 조항에 대해 변호사와 상의 후 가장 적절한 내용을 삽입하고 계약서 체결 후 그 조항에 의거하여 이행하는 과정을 반드시 숙지해야 함.

- 추가적으로 계약서가 아닌 영업 비밀을 다루는 프리젠테이션이나 회의 등에 사용한 출력물에 “영업 비밀” 표시를 하는 것을 권장함. 혹시 영업 비밀에 대해 제대로 표기되어있지 않거나 영업 비밀에 해당되는 범위가 확실하지 않을 때 적절한 절차를 통해 재확인 작업이 필요함.

- 만약 계약 당사자가 아닌 제3자(통번역가, 컨설턴트, 대행업체, 컴퓨터 테크니션 등)에게 영업 비밀에 해당하는 문서를 불가피하게 노출시킬 경우 그들과도 NDA 계약서를 체결하고 그에 따른 준비를 해야함.

Tip

신사업 추진 및 특허출원 시 반드시 비밀유지계약서를 채결 후 진행하는 것이 바람직함.

<참고자료·문헌>

☞ NDA(비밀유지계약서: Non-Disclosure Agreement)통한 영업 비밀 보호

2014-02-14 전후석 미국 뉴욕무역관, AIPLA, KOTRA 내부 자료

☞ http://platum.kr/archives/39499

☞ [스타트업 법률가이드] 비밀유지계약서(NDA) 작성 시 필수조항 5가지

<전문용어>

NDA, 스타트업, 기밀유지계약